El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) ha resuelto las cuestiones prejudiciales sobre el agotamiento del derecho de marcas planteadas por el Juzgado de lo mercantil nº 8 de Barcelona en el asunto que enfrenta a Schweppes España y al Grupo Coca-Cola del Reino Unido (C-291/16) respecto de la tónica marca Schweppes.
En su momento, el signo “Schweppes” se registró en la Unión
Europea por su titular, la compañía Cadbury Schweppes, como marca nacional,
denominativa y figurativa en cada uno de los Estados miembros, siendo estas
marcas nacionales fundamentalmente idénticas. En el año 1999, Cadbury Schweppes
cedió parte de esas marcas, incluida la de Reino Unido, al Grupo Coca-Cola,
manteniendo para sí la marca española y otras dieciséis de otros Estados miembros
(hoy titularidad de Schweppes International).
La cuestión sobre la que ahora se pronuncia el TJUE es si
Schweppes España, filial de Schweppes International, puede impedir la
comercialización en España de la tónica Schweppes fabricada por el Grupo Coca
Cola del Reino Unido alegando una infracción de marca. En concreto, la
sentencia del TJUE establece cómo debe interpretarse, en este caso, el
agotamiento del derecho de marca establecido en el artículo 7.1 de la Directiva
2008/95, que implica que el derecho conferido por la marca no permite a su
titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la UE con
dicha marca por el titular o con su consentimiento, salvo que existan motivos
legítimos para ello.
En el presente asunto, se da la circunstancia de que la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (“CNMC”) inició en
septiembre de 2015 un procedimiento sancionador contra Schweppes España
precisamente por impedir las importaciones a España de marcas Schweppes
distintas a la española (asunto S/DC/0548/15).
La base de ambos conflictos se remonta a 2013, cuando
Schweppes España tuvo conocimiento de que varios de sus distribuidores
independientes estaban introduciendo en España tónica Schweppes fabricada en
Reino Unido por Coca Cola. En aquel momento, la española inició varios
procedimientos judiciales contra dichos distribuidores por posible vulneración
de sus derechos sobre la marca “Schweppes” en España.
Para poner fin a algunos de esos procedimientos, las partes
involucradas optaron por incluir en sus contratos de distribución cláusulas que
restringían en España la comercialización de productos con la marca “Schweppes”
que no hubiesen sido fabricados por Schweppes España, limitando con ello las
importaciones paralelas de estos productos.
Como ya comentamos en su momento (ver https://mailchi.mp/cms-asl/alerta-productos-de-consumo-novedades-junio-julio-2017?e=1643c274d4), de la
literalidad de esos acuerdos se desprendía la prohibición a los distribuidores
de introducir en España no solo la tónica Schweppes fabricada por Coca Cola
fuera de España, sino también la producida por las otras filiales de Schweppes
International, compañía a la que pertenece Schweppes España. Por ello, la CNMC
aceptó cerrar el asunto sin sanción para Schweppes España condicionado a que
ésta eliminase de sus contratos de distribución las prohibiciones a la
importación respecto de los productos fabricados por el resto de filiales del
grupo Schweppes International. La CNMC entendía que la prohibición respecto de
productos fabricados por Coca Cola estaba en principio justificada, a falta de
la interpretación que hiciera el TJUE en respuesta a las cuestiones prejudiciales
que se habían planteado al respecto.
Pues bien, en su sentencia, el TJUE confirma la opinión del
Abogado General Mengozzi y, siguiendo la
jurisprudencia de la Unión Europea, determina que el agotamiento del derecho
conferido a la marca debe interpretarse en el sentido de que impide que el
titular de una marca nacional se oponga a la importación de productos idénticos
designados con la misma marca y procedentes de otro Estado miembro, en el que
esa marca, que pertenecía inicialmente al mismo titular, es actualmente
propiedad de un tercero que ha adquirido los derecho relativos a la misma
mediante cesión, si los titulares de una y otra marca se encuentran “bajo el
control de una única empresa”. Esta unidad de control debe apreciarse: (i) si
el titular (en nuestro caso, Schweppes España) “ha seguido promoviendo activa y
deliberadamente la apariencia o la imagen de una marca global y única, creando
una confusión en cuanto al origen empresarial de los productos relacionados con
ésta”; o (ii) si existen vínculos económicos entre Schweppes España y el Grupo
Coca Cola en el Reino Unido, “en el sentido de que coordinan sus políticas
comerciales para ejercer un control conjunto sobre el uso de la marca, de modo
que tienen la posibilidad de determinar los productos en los que figura dicha
marca y de controlar su calidad”.
Corresponde ahora al juzgado que remitió la cuestión
prejudicial apreciar si existe esa estrategia de marca global y única o si
existen dichos vínculos económicos entre Schweppes España y Coca Cola. En el
caso de que este extremo fuese probado, la prohibición de comercialización de
esos productos no sólo supondría una infracción de la normativa sobre marcas
por haberse agotado ese derecho, sino también una infracción de la normativa de
competencia que haría que la CNMC tuviera que revisar la postura adoptada en el
asunto aquí también comentado.
